Автоматизированная оценка АФОС онлайнПрофессиональная оценка собственности ЦЭПЭС

Договоры о передаче ноу-хау (Agreements on the transfer of know how)

Митькина Ольга
Руководитель направления «Корпоративное право»
ООО «Эксперт Разведка»
ученая степень – кандидат юридических наук
LLM (Лондонский университет)
адрес электронной почты – olga.mitkina@era-forensic.com

 Дата публикации: 26.12.2017 г.
Скачать статью в формате pdf (Выпуск 4(8) 2017 г.)

Аннотация. В статье представлено общее описание договоров о передаче ноу-хау (секретов производства) и обозначены их существенные условия: предмет, цена, срок, территория, конфиденциальность.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность (ИС), ноу-хау, секрет производства, конфиденциальность.

 

Abstract. The article presents a general description of the contracts on transfer of know-how (trade secrets) and their designated essential terms: the subject, price, duration, territory, confidentiality.
Keywords: intellectual property (IP), trade secret, know-how, confidentiality.

ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ НОУ-ХАУ
AGREEMENTS ON THE TRANSFER OF KNOW HOW

Ноу-хау широко используется в экономике во всем мире. Одной из первых ноу – хау (секретом производства) воспользовалась компания Coca – Сola, экстракт напитка которой сохраняется, как ноу-хау, уже десятки лет, принося ей огромные прибыли.

Кроме того, общеизвестным примером используемого ноу-хау являются рецептура духов «Шанель №5».

Защищается, как ноу-хау, и рецепт одеколона 4711, названного так по номеру дома, в котором во Франции проживал бизнесмен Мюнхельсон, активно его продававший.

В России с 80-х годов XX  века широкую известность приобрели «Бальзамы Караваева: Аурон, Соматон и Витаон», изготавливавшиеся на основе экстрактов, охраняемые фондом Караваева, как ноу-хау.

В настоящее время в период формирования инновационной экономики роль ноу-хау для производства конкурентоспособных товаров возрастает. Несовершенство правового регулирования замедляет развитие России в сфере высоких технологий, приводит к недостаточному использованию и даже неприятию ценных инноваций.

Полагаю, что для лучшего обеспечения имущественных интересов обладателей ноу-хау и реализации ноу-хау в инновационных целях следует чаще использовать договоры о передаче ноу-хау в деловом обороте.

В научной среде несколько лет назад существовал спор о том, могут ли физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, заключать договоры о распоряжении правами на ноу-хау (секреты производства). По мнению А.П. Сергеева и  В.О. Калятина в таких договорах могут участвовать только лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью[1].  

Однако я соглашусь с В.А. Дозорцевым, который пишет, «если секрет производства создан физическим лицом, оно и является первоначальным обладателем права. Это право может перейти другому лицу, допускается его переуступка и до создания объекта»[2]. Таким образом, в качестве пользователя или вторичного правообладателя всегда будет выступать предприниматель, заинтересованный в использовании ноу-хау в своей хозяйственной деятельности, но первоначальным обладателем сведений, имеющих коммерческую ценность, может быть и физическое лицо, законодательных препятствий к этому не существует.

Далее переедем к значимым условиям договора. При составлении договора о передаче ноу-хау необходимо учитывать его существенные условия: предмет, цену, порядок и срок передачи ноу-хау, территорию и срок действия договора, а также положения о конфиденциальности.  Кроме того, надо помнить, что абз. 2 п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) относит к существенным условиям все, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. Рассмотрим подробнее каждый из этих пунктов.

Предметом договора о передаче ноу-хау является передача сведений любого характера (производственных, технических, экономических, организационных и других) о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности, имеющих действительную или потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на законном основании. Следует отметить, что их обладатель должен принимать разумные меры для соблюдения конфиденциальности, в том числе путем введения режима коммерческой тайны (1465 ГК РФ).

Ноу-хау передается в форме его описания, часто приводимого в приложении к договору и являющегося его неотъемлемой частью. Объем передаваемого ноу-хау может быть изложен в виде перечисления чертежей, инструкций, технологических карт и других документов, но список не является исчерпывающим.

В отношении материалов, веществ, композитов, сплавов, смесей, кремов, прохладительных напитков возможна передача ноу-хау путем регулярного по согласованному графику предоставления приобретателю секретного компонента, являющегося ноу-хау.

Другим существенным условием договора о передаче ноу-хау является цена. Отсутствие у ноу-хау стоимости приводит к тому, что размер вознаграждения в договоре определяется эффективностью ноу-хау для приобретателя.

Из-за особенностей ноу-хау (не является товаром, работой или услугой) к договору  о его передаче не допускается применение правил определения цены, предусмотренных п. 3 сг. 424 ГК РФ, допускающего оплату договора по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы и услуги.

Цена в договоре о передаче ноу-хау может быть, как единовременным платежом фиксированного размера,  так и роялти (периодические: квартальные, ежемесячные платежи, определяемые в твердой денежной сумме, либо исходя из объема продаж продукции, изготовленной с использованием ноу-хау, или иных показателей хозяйственной деятельности приобретателя по использованию ноу-хау), а может сочетать оба варианта.

Другим важным условием договора является срок передачи ноу-хау. Согласно со ст. 1467 ГК РФ, исключительное право на секрет производства действует до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений оно прекращается у всех правообладателей.

В связи с этим хочется вспомнить интересный дореволюционный пример, касающийся утраты конфиденциальности ноу-хау. Многие в 19 веке хотели узнать рецепт салата «Оливье», изобретенного французским поваром, жившим в Москве, но он умер, так и не сказав. Оливье придумал «ноу-хау», и рецепт салата держал в секрете. Ходили слухи, что делал он своё блюдо в уединении. Как был раскрыт рецепт неизвестно. Кто-то утверждает, что один из помощников Оливье всё время подглядывал, пока не разузнал все составляющие блюда, кто-то говорит, что один из его ближайших помощников напоил Оливье и так узнал всю рецептуру[3].

Неважно, как сведения, составляющие ноу-хау, утеряли конфиденциальность (раскрыл один из сотрудников, конкуренты выведали хитростью или другие способы), но с момента их разглашения ноу-хау больше не существует.

Теперь перейдём к правам и обязанностям сторон. Основной обязанностью обладателя ноу-хау является его передача приобретателю по акту приема-передачи в порядке и на условиях, установленных договором.

Основным правом обладателя ноу-хау является право на своевременное получение вознаграждения за передачу ноу-хау в установленном договором размере.

Приобретатель обязан принять передаваемое ноу-хау по акту приема-передачи и своевременно выплатить обладателю вознаграждение за его передачу в установленном договором размере. Основным правом приобретателя ноу-хау является получение и дальнейшее использование ноу-хау способами и в целях, определенных договором, с учетом имеющихся ограничений.

Одним из самых существенных пунктов в договоре о передаче ноу-хау является требование о соблюдении конфиденциальности сведений.  В действующем российском законодательстве, в отличие от прежнего, введение режима коммерческой тайны в отношении ноу-хау оставлено на усмотрение правообладателя.

В ст. 5 Федерального закона «О коммерческой тайне» перечислены сведения, в отношении которых не допускается такой режим.  Если в отношении ноу-хау введен режим коммерческой тайны, то меры по охране конфиденциальности подробно определены в ст. 10 Федерального закона «О коммерческой тайне».

Отсутствие необходимости введения режима коммерческой тайны в отношении ноу-хау содействует более полной гармонизации российского законодательства с положением статьи 39 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашения ТРИПС).

Исходя из практики делового оборота, полагаю, что разумными мерами по охране конфиденциальности сведений, составляющих ноу-хау, кроме введения режима коммерческой тайны, будет заключение с контрагентами наряду с договором о передаче ноу-хау соглашения о неразглашении перед тем, как начать любые переговоры о передаче ноу-хау.

Не менее важны в договоре о передаче ноу-хау пункты об ответственности сторон. Формами ответственности за нарушение обязательств из договора о передаче ноу-хау могут выступать возмещение убытков (ст.1472 ГК РФ), компенсация, взыскание неустойки (ст. 330 ГК РФ), а также, в случае если имеет место нарушение стороной денежного обязательства, взимание процентов за неисполнение (просрочку исполнения) денежного обязательства (ст. 395 ГК РФ).

В договоре о передаче ноу-хау целесообразно установить порядок исчисления и пределы размера взыскиваемых убытков (с учетом требований разумности и справедливости), потому что законодательством эти условия не регламентируются.

Подводя итог, можно сказать следующее:

  • Существенные условия договора о передаче ноу-хау (секретов производства): предмет, цена, срок, территория, конфиденциальность.
  • Разумными мерами по охране ноу-хау, кроме введения режима коммерческой тайны, будет заключение с контрагентами соглашения о неразглашении перед тем, как начать любые переговоры о передаче ноу-хау.
     

Библиографический список

  1. Гражданский кодекс РФ [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс по состоянию на 23 ноября 2017 г..
  2. Федеральный Закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне». [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс по состоянию  на 23 ноября 2017 г.
  3. Федеральный закон от 20.02.95 № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации». [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс по состоянию на 23 ноября 2017 г.
  4. Указ Президента Российской Федерации от 06.03.97 № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера». [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс по состоянию на 23 ноября 2017 г.
  5. Положение о сертификации средств защиты информации (Постановление Правительства РФ от 26.06.95 № 608). [Электронный ресурс].  Система Консультант Плюс по состоянию на 23 ноября 2017 г.
  6. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашения ТРИПС) по состоянию на 23 ноября 2017 // http://www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=379915#section2.7
  7. «Гражданское право: В 2 т.: Учебник» (том 1) (под ред. Б.М. Гонгало) («Статут», 2016) [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
  8. [2] Дозорцев В.А. Интеллектуальные права. М., 2003. [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
  9. [3]Ершова А. С. Кулев В. К.Хищение секрета производства (ноу-хау)  // Труды Международного симпозиума «Надежность и качество , 2011, Том 1
  10. Калятин В.О. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. М., 2008. С. 633. [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
  11. «Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части четвертой): в 2 т.» (постатейный) (том 2) (2-е издание) (Горленко С.А., Калятин В.О., Кирий Л.Л. и др.) (отв. ред. Л.А. Трахтенгерц) («ИНФРА-М», 2016) [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
  12. Нестерова Н.В. «Ноу-хау в свете недавних изменений гражданского законодательства Российской Федерации» // «Актуальные проблемы российского права», 2016, №10 [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
  13. «Право интеллектуальной собственности. Авторское право: Учебник» (том 2) (под общ. ред. Л.А. Новоселовой) («Статут», 2017) [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
  14. [1]Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 2006. [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.
  15. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [Электронный ресурс]. Система Консультант Плюс.